黄璞琳有关竞争法的原创文章（二）

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商品知名度和企业经营密不可分——上海知产法院“上海故事”特有名称案二审判决

黄璞琳整理

【裁判案号】

一审:上海市浦东新区人民法院(2016)沪0115民初56477号民事判决

二审:上海知识产权法院(2017)沪73民终237号民事判决

二审合议庭：何渊 凌宗亮 唐毅

【当事人情况】

上诉人（原审原告）：上海故事丝绸发展有限公司

上诉人（原审原告）：上海紫绮服饰有限公司

被上诉人（原审被告）：上海兵利服饰有限公司

【裁判要旨】

商品的知名度和商品品牌具有互为表里、不可割裂的关系。对商品品牌、公司理念的宣传报道无疑也有助于提升商品的知名度。商品的知名度和企业的经营密不可分中国十大围巾品牌，不应将二者孤立。上海故事公司、紫绮公司的良好持续经营可以证明“上海故事”丝巾、围巾持续销售并不断积累商誉和知名度。故本院认为相关获奖证书等证据既然可以表明企业的经营状态，也可以证明涉案商品的知名度。

知名商品特有名称，是指知名商品独有的与通用名称有显著区别的商品名称。“上海故事”品牌通过上海故事公司、紫绮公司多年的经营，已经和相关丝巾、围巾商品相关联，并且通过上海等地区的销售、宣传，“上海故事”在相关消费者中具有一定知名度，其名称具有显著性。商标局核准第号“上海故事”商标注册，也间接印证了“上海故事”品牌本身具有一定显著性。现有证据足以证明“上海故事”品牌丝巾、围巾在上海市范围内具有一定知名度，为相关公众所知晓中国十大围巾品牌，构成反不正当竞争法保护的知名商品。

在“上海故事”已经在上海市范围内具有一定知名度的情况下，作为同属上海的经营者，兵利公司明知上海故事公司、紫绮公司已经在丝巾、围巾等商品上使用“上海故事”的情况下，仍然在店招等使用“上海故事”，明显具有攀附“上海故事”知名商品特有名称所承载商誉的故意，且客观上会造成相关消费者混淆和误认，故兵利公司的行为构成擅自使用知名商品特有名称的不正当竞争行为。

【基本案情】

紫绮公司成立于2003年4月24日，上海故事公司成立于2009年9月18日。2011年10月20日，上海故事公司向工商总局商标局申请注册第号“上海故事”商标，该商标由普通字体的文字“上海故事”构成，指定使用于第25类的服装、领带等商品上。2012年7月16日，商标局以该商标与已注册的其他商标构成使用在类似商品上的近似商标和“上海”作为县级以上行政区划名称，不得作为商标注册为由通知驳回了商标注册申请。2013年11月11日，商评委作出驳回上海故事公司复审申请的决定。之后，北京一中院判决维持了商评委的驳回复审决定。2014年10月29日，北京市高院二审判决：撤销一审判决、撤销商评委驳回复审决定、要求商评委就复审申请重新作出决定。2015年5月27日，第号“上海故事”商标经初步审定予以公告。初审公告期间，案外人提出异议。2016年12月7日，商标局作出了（2016）商标异字第号决定：第号“上海故事”商标准予注册。注册公告日期为2017年2月13日，注册日期为2015年8月28日，有效期至2025年8月27日，核定使用范围为第25类的围巾、披肩、领带、服装、T恤衫、鞋、帽、袜、腰带等。

2016年5月20日，上海故事公司、紫绮公司签署《授权与确认函》：“上海故事”品牌自2003年始即被紫绮公司使用在围巾等商品上，并在全国各地开设品牌实体店。自2009年起，上海故事公司作为在中国的注册商标专用权以及其他与“上海故事”品牌、企业名称等相关的反不正当竞争权益的所有人，授予紫绮公司在中国范围内继续使用“上海故事”品牌、企业名称及其在中国的注册商标专用权的许可和针对侵犯“上海故事”品牌相关在中国的注册商标专用权和反不正当竞争权益的侵权行为以其自己的名义单独或者与上海故事公司共同提起诉讼或采取任何其他必要法律行动的权利。

自2005年起，上海故事公司、紫绮公司即与百联集团、徐家汇商城等多家公司签订协议，在上海南京东路等商业中心开设“上海故事”专卖店或在该些中心的大型商厦内开设“上海故事”专柜。自2006年起，上海故事公司、紫绮公司陆续在全国各地以加盟形式开设门店，销售范围遍及浙江、江苏、河南、黑龙江、江西、山西、云南、辽宁、内蒙古等。2006-2009年期间，上海故事公司、紫绮公司印制了多本宣传册，放置于其所开设的直营店内供顾客翻阅取用。

2008年10月，紫绮公司的“上海故事”荣获“百联杯”上海优秀商业购物环境评选活动最佳商业橱窗奖铜奖。2008-2011年连续四年荣获上海时装商店联销厂商最佳合作奖。2010年9月，紫绮公司的“上海故事”荣获上海六百2009-2010年度优秀业绩奖。2013年8月，“上海故事”荣获徐家汇商城六百分公司第八届六百杯陈列比赛二等奖。2014年12月，上海故事专柜荣获上海时装商店“全员齐奋战，冲刺60天”专项劳动竞赛（一西女装商场）第一名。2015年2月，“上海故事”荣获徐家汇商城“20甲”优秀品牌（商户）。2015年2月，上海故事公司被评为2014年度豫园百货厂方“荣誉团队”。

2007年11月至2015年12月16日，《现代语文》《天天商报》《上饶晚报》《辽源日报》《北京服装学院学报》《新闻晨报》《上海百货》《山西晚报》《文汇报》《信息时报》《大江晚报》等报刊刊登的文章，介绍了“上海故事”品牌丝巾、旗袍等。2006年6月至2016年4月，网易、东方网、品牌之家网（）、十大品牌网（）等网络媒体，亦有文章介绍“上海故事”品牌商品。

成立于2015年6月17日的兵利公司，于2016年2月租赁上海市淮海中路1251弄1号房屋开设招牌名为“上海故事”的店铺，并在微信中开设名称为“上海故事”的微店。2016年5月24日，上海故事公司、紫绮公司委托代理人在公证人员现场监督下，来到上海市淮海中路1251弄1号“上海故事”店铺，对该店铺外观、门牌号及店内部分陈列和收银台展示牌拍摄了照片，购买了围巾两条，当场取得收据一份；同时，通过手机扫描该店收银台处展示牌上的二维码，关注微信名称为“上海故事直营店”的微信号，该微信号头像为标有“上海故事”文字的红底白字圆形图案，下方设有“企业文化”“围巾系法”“微店商城”三个栏目；点击其“企业文化”栏目后，弹出“上海兵利服饰有限公司创立于2003年，旗下拥有知名品牌——‘上海故事’，目前主营产品分为丝巾围饰、时尚阳伞、时尚手袋三大类别……”；点按“微店商城”，该微店名称为“上海故事”，陈列有多款丝巾商品，每款均配有图片并标有品名、价格等信息。

【原告诉请】

2016年12月7日，商标局对上海故事公司、紫绮公司申请的第号“上海故事”商标作出准予注册的决定。而上海故事公司、紫绮公司亦明确表示其在本案中不主张商标权，仅主张知名商品特有名称，主张兵利公司侵权时间为2015年6月起。上海故事公司、紫绮公司一审起诉要求：判令兵利公司立即停止侵犯上海故事公司、紫绮公司知名商品特有名称“上海故事”的不正当竞争行为；判令兵利公司立即销毁“上海故事”字样的商品包装、宣传资料和店铺装潢等，更改其有关商品及店铺的名称；判令兵利公司在《新民晚报》、《解放日报》上刊登声明消除影响；判令兵利公司赔偿上海故事公司经济损失30万元，以及赔偿上海故事公司为制止侵权而支付的合理费用168,902元。

二审期间，上诉人上海故事公司、紫绮公司撤回了要求“被上诉人立即停止侵害上诉人知名商品特有名称“上海故事”的不正当竞争行为，以及立即销毁印制有“上海故事”字样的商品包装、店铺装潢等，更改其有关商品的名称”的上诉请求。

【一审法院裁判】

一审法院以2016年12月7日为时间分割线，将其前后不同期间分别予以论述。

一审法院认为：国家工商行政管理局《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第三条规定，“本规定所称知名商品特有的名称，是指知名商品独有的与通用名称有显著区别的商品名称。但该名称已经作为商标注册的除外”。由此可见，知名商品的特有名称是可以被权利人用来注册商标的，在其未注册前受反不正当竞争法的保护，在其注册后受商标法的保护。从本案来看，上海故事公司、紫绮公司于2011年10月即向商标局申请在25类商品上注册“上海故事”文字商标。期间经过复审、行政诉讼、案外人异议，于2016年12月7日获得准予注册的决定。因此，若上海故事公司、紫绮公司认为兵利公司在2016年12月7日之后存在侵权行为的，应当适用商标法主张其权利。

对于上海故事公司、紫绮公司认为2015年6月至2016年12月7日期间兵利公司构成不正当竞争行为的主张，一审法院认为，商标法第三十六条第二款规定，“经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。”本案中，现有证据证明上海故事公司、紫绮公司指控兵利公司所实施的不正当竞争行为发生在涉案商标的公告期满之日后、商标准予注册决定做出前，属于不具追溯力的期间，故上海故事公司、紫绮公司有权依据反不正当竞争法的规定主张权利。现上海故事公司、紫绮公司提出兵利公司构成侵犯上海故事公司、紫绮公司知名商品特有名称的不正当竞争行为，但知名商品是此类不正当竞争行为的构成要件，按照“谁主张，谁举证”的原则，是否知名仍需要通过举证证明。

知名商品是指在市场上具有一定知名度，为相关公众所知悉的商品。法院在认定知名商品时，应当根据该商品的广告宣传、销售时间、市场占有率、商品声誉、获奖情况等诸多因素综合判定。本案中，上海故事公司、紫绮公司应首先举证证明，其生产销售的上海故事围巾系列商品属于反不正当竞争法中的知名商品，在此基础上再进一步对“上海故事”是该系列商品的特有名称以及兵利公司所销售的围巾与上海故事公司、紫绮公司的商品相同，足以造成相关消费者混淆误认等进行举证，如果举证尚不充分的，应承担举证不能的法律后果。

本案中，上海故事公司、紫绮公司提交的证书均是对上海故事公司、紫绮公司在相关商厦专柜经营状态良好的确认，并非对其所销售的上海故事围巾商品知名度的确认。而上海故事公司、紫绮公司提交的利润表也仅是企业销售收入的记录，并不能证明上海故事公司、紫绮公司主张的上海故事围巾产品的市场占有率。上海故事公司、紫绮公司提供的不同渠道的媒体宣传证据大部分都是将“上海故事”门店或“上海故事”围巾作为故事发生的背景或道具而予以客观陈述，虽然也有部分报道是对“上海故事”品牌进行了一定的描述，但该些文章的主题或是对上海故事公司、紫绮公司经营理念的描述，或是对上海故事公司、紫绮公司产品包装的描述，或是对上海故事公司、紫绮公司品牌命名规则的描述，并不能证明上海故事围巾系列商品的知名度。

本案中，根据兵利公司的自认和上海故事公司、紫绮公司的公证可知兵利公司对“上海故事”的使用最早为2016年3月1日，故上海故事公司、紫绮公司需要对2016年3月1日前上海故事围巾商品的知名度进行举证。知名度需要通过使用而取得，且知名度根据经营者的使用而在持续变化中。现上海故事公司、紫绮公司所提交的媒体宣传文章大部分均刊载于2013年之前，少数几篇2014年和2015年发表的文章都只是将上海故事作为一个围巾品牌予以客观陈述。而三家网站，特别是十大品牌网和博思网上发布的品牌排行榜虽然时间与兵利公司使用期间最接近，但该些网站均不是政府相关部门或行业协会的官方网站，其刊载的内容不具有权威性，且亦无其他证据对相关品牌排名予以佐证，故该些证据并不能作为认定知名商品特有名称的构成要件。

综上，上海故事公司、紫绮公司提供的证据尚不足以证明其生产销售的上海故事围巾系列商品为知名商品。因此即便兵利公司使用了与上海故事公司、紫绮公司相同的名称，其行为仍不构成反不正当竞争法第5条第2项中列举的不正当竞争行为。上海故事公司、紫绮公司的诉讼请求缺乏事实及法律依据，一审法院不予支持。一审法院判决：驳回上海故事公司和紫绮公司的全部诉讼请求。

【二审法院裁判】

知名商品特有的名称从本质上是对商业标识性权益的保护，故确定本案中是否存在应受法律保护的合法权益，是首先需要解决的问题。

（一）“上海故事”品牌丝巾、围巾是否构成知名商品

根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条规定：“在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的‘知名商品’。人民法院认定知名商品，应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。原告应当对其商品的市场知名度负举证责任。”

本案中，由于被控不正当竞争行为发生于2016年2月，地域范围位于上海市，故本案中只需要判断上海故事公司、紫绮公司主张其生产销售的“上海故事”品牌丝巾、围巾在上海市范围内于2016年2月前是否构成知名商品。本院认为，综合考虑商品的销售时间、销售区域，进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，“上海故事”品牌丝巾、围巾在本案中构成知名商品。现有证据足以证明“上海故事”品牌丝巾、围巾在上海市范围内具有一定知名度，为相关公众所知晓，构成反不正当竞争法保护的知名商品。

第一，上海故事公司提交的证据表明自2005年起至本案审理时，其在上海多个商业中心、机场等开设“上海故事”专卖店或专柜，并在全国各地以加盟形式开设门店。“上海故事”品牌丝巾、围巾的销售时间长、销售地域广。

第二，2007-2016年间，《北京服装学院学报》《中国包装工业》《天天商报》《新闻晨报》以及博思网、新浪博客等多家报纸、杂志、网络均对“上海故事”品牌丝巾、围巾进行了广泛的宣传报道。关于一审法院认为上述宣传报道主要是对“上海故事”品牌的描述、公司经营理念的描述，并不能证明围巾系列商品的知名度的意见，本院认为，商品的知名度和商品品牌具有互为表里、不可割裂的关系。对商品品牌、公司理念的宣传报道无疑也有助于提升商品的知名度。故上述宣传报道可以证明“上海故事”丝巾、围巾在上海市范围内具有较高的知名度。

第三，上海故事公司、紫绮公司在上海时装商店、上海六百、豫园百货等商厦内部评比中的获奖证书等证明“上海故事”品牌丝巾、围巾在上海商业中心的商品销售中具有较强的竞争力和口碑。关于一审法院认为上海故事公司、紫绮公司提交的上述证据仅能证明上海故事公司、紫绮公司企业经营状态持续且良好，并不能证明上海故事围巾系列商品的知名度的意见，本院认为，商品的知名度和企业的经营密不可分，不应将二者孤立。上海故事公司、紫绮公司的良好持续经营可以证明“上海故事”丝巾、围巾持续销售并不断积累商誉和知名度。故本院认为相关获奖证书等证据既然可以表明企业的经营状态，也可以证明涉案商品的知名度。

此外，一审法院认为上海故事公司、紫绮公司未对2016年3月前上海故事围巾商品的知名度进行充分举证，现有证据大部分发生于2013年前，本院认为，上海故事公司、紫绮公司二审补充提交的证据足以证明2013年以后上海故事公司、紫绮公司将“上海故事”持续使用于丝巾、围巾产品的事实，开设的门店在本案审理时仍处于经营状态，故对一审法院的相关意见，本院予以纠正。

（二）“上海故事”是否构成知名商品特有名称

知名商品特有名称，是指知名商品独有的与通用名称有显著区别的商品名称。“上海故事”品牌通过上海故事公司、紫绮公司多年的经营，已经和相关丝巾、围巾商品相关联，并且通过上海等地区的销售、宣传，“上海故事”在相关消费者中具有一定知名度，其名称具有显著性。

2016年12月7日，商标局对上海故事公司、紫绮公司申请的第号“上海故事”商标作出准予注册的决定也间接印证了“上海故事”品牌本身具有一定显著性。故“上海故事”在上海市范围内构成知名商品的特有名称，应受到反不正当竞争法的保护。兵利公司关于“上海故事”系通用名称，不具有显著性的辩称意见，并未提供证据予以证明，本院不予采纳。

（三）关于兵利公司于2015年6月至2016年12月7日期间，在围巾商品上使用“上海故事”的行为是否构成擅自使用知名商品特有名称的不正当竞争

本院认为，兵利公司与上海故事公司、紫绮公司同属上海地区经营者，且经营范围有重合，故兵利公司与上海故事公司、紫绮公司属于反不正当竞争法规制的竞争者。“上海故事”已经在上海市范围内具有一定知名度的情况下，作为同属上海的经营者，兵利公司明知上海故事公司、紫绮公司已经在丝巾、围巾等商品上使用“上海故事”的情况下，仍然在店招等使用“上海故事”，明显具有攀附“上海故事”知名商品特有名称所承载商誉的故意，且客观上会造成相关消费者混淆和误认，故兵利公司的行为构成擅自使用知名商品特有名称的不正当竞争行为。

（四）关于兵利公司承担何种责任

本案中，并无证据证明上海故事公司、紫绮公司因侵权所受到的实际损失以及兵利公司因侵权所获得的利益，亦无与本案相当的许可使用费可以参照，故本院根据“上海故事”丝巾、围巾商品的知名度、兵利公司所开设店铺的地段、侵权行为的持续时间等因素酌情确定兵利公司应当承担的赔偿数额以及上海故事公司因维权所支付的合理费用。

关于消除影响，本院认为，鉴于兵利公司实施的不正当竞争行为，足以引起相关公众的混淆误认，上海故事公司、紫绮公司要求兵利公司在《新民晚报》刊登声明消除影响的诉讼请求，并无不当，本院予以支持。

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二审法院判决：一、撤销上海市浦东新区人民法院（2016）沪0115民初56477号民事判决书；二、被上诉人上海兵利服饰有限公司应于本判决生效之日起十日内在《新民晚报》刊登声明，消除因本案不正当竞争行为给上诉人上海故事丝绸发展有限公司、上海紫绮服饰有限公司造成的不良影响（声明内容需经本院审核。如不履行，本院将在相关媒体上公布本案判决，费用由被上诉人上海兵利服饰有限公司负担）；三、被上诉人上海兵利服饰有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿被上诉人上海故事丝绸发展有限公司包括合理费用在内的经济损失人民币15万元。